FTO检索：寻找“专利丛林”中的自由领地

众所周知，专利权具有独占性，专利申请和布局的行为也常被形象地比喻为“跑马圈地”。企业一方面要提高自身专利申请的质量，保护住自己的专利；另一方面也申请大量低水平专利，形成防御性屏障，从而使自己在今后可能发生的专利纠纷或交叉许可中处于有利的谈判地位。为了保持自身的竞争优势，企业只有持续加入到这场“跑马圈地”的运动中去，这也就形成了“专利丛林”的现象。

美国经济学家Carl Shapiro曾说“知识产权权利交织成一个茂盛的丛林，开发新技术的人必须运筹帷幄才能获得其所需的全部技术许可进而将新技术商业化”，当企业在新产品上市或实施新技术时，首先面临的问题就是能否在这片专利丛林中自由穿行，找到属于自己的自由领地，而这就必须进行FTO检索分析。

FTO基础扫盲

有些读者对FTO可能还比较陌生，下面先进行一下扫盲。FTO是“Freedom To Operate”的英文缩写（英文也有叫“Right to Use”），中文一般称为自由运作分析或自由实施分析。在一项技术在实施应用前，即商业化前一般应进行FTO检索，寻找可能遇到的专利壁垒，并识别侵权风险，保障技术能够自由地运作。

FTO在美国比较普遍，因为美国进行FTO检索和分析可以避免被法院认定为故意侵权而加重赔偿额度（但也有说FTO也可能导致故意侵权的证据，是一把双刃剑），由在相关管辖区域内经许可的专利律师出具的一种法律意见书，具有一定的法律效力。

美国专利法第284条(损害赔偿金)：法院在作出有利于请求人的裁决后，应该判给请求人足以补偿所受侵害的赔偿金，无论如何，不得少于侵害人使用该项发明的合理使用费，以及法院所制定的利息和诉讼费用。陪审人员没有决定损害赔偿金时，法院应该估定之。不论由陪审人员还是由法院决定，法院都可以将损害赔偿金额增加到原决定或估定的数额的三倍。法院可以接受专家的证词以协助决定损害赔偿金或根据情况应该是合理的使用费。

FTO检索与当前所提的专利预警分析有一定的相似之处，都是针对特定的技术或产品，在特定的地域范围内分析专利侵权风险，而FTO所面对的产品或技术则更为具体、针对性更强、检索周期要更短、响应需要更迅速，偏向于微观。而专利预警分析则稍偏宏观，主要起到“防空警报”的作用。

FTO的几个关键问题

FTO的实施流程主要包括：准确理解产品或技术、实施防侵权检索、疑似侵权专利筛选、专利侵权风险判定等步骤，严格来说上述四个步骤都非常重要，但是其中的核心在于防侵权检索和专利侵权风险判定。

防侵权检索（Clearance Search）是专利检索的一个非常重要的类别，为最大限度的排除风险，一定要查全，并主要针对可实施的专利（也就是已经缴纳了最近一次的年费或维持费的专利，或仍在诉讼时效内的已届满的专利）。通常，检索时可以专注于竞争对手的专利，尤其是客户或投资者指定的一些主要的专利或专利权人。

为保证FTO检索的全面性，一方面需要采用多种检索工具来进行检索。由于不同的检索工具在数据库、检索功能上均有一定优劣势，通过选用多种检索检索工具来尽量消除这种影响。Thomas.E.Wolff在《FTO:我的六条基本法则》其中一个法则就是采用两套独立的检索数据库和工具来分别进行FTO检索，实际采用检索工具上多达5-6种。

另一种就是采用多个检索人员进行“背靠背”检索。因为每个人对技术的理解和检索策略均存在差别，通过背靠背检索来尽量降低人为影响。通过多人的协作检索，可以让检索者就同一案件进行技术和检索策略上的交流，无疑会大大提高检索的全面性，但是同时也会进一步增加检索成本。

在检索到疑似侵权专利后，下一步就需要进行侵权风险判定。由于不同地域的专利侵权标准会有所差异，但是判定的原则有一定的相通性，例如判定原则通常为全面覆盖原则、等同原则、多余指定原则以及禁止反悔原则等，当然，当地专利律师对当地法律会理解更为准确。

对待上市产品或实施技术与疑似侵权专利权利要求进行权利要求对比，必要时要查询该专利的审查中间文件并进行综合判定，并给出侵权风险有无、高低的结论，最后形成法律意见书。对于确定有侵权风险的，一般则可通过后续的规避设计、专利许可或提起专利无效来规避或消除。

FTO的局限性与国内现状

FTO检索和分析时，通常直接与企业的市场经济活动相关联，在风险判断时要极其慎重，必须要对技术和法律理解准确，实施专业全面的检索。但也应当认识到，FTO的检索也有一定的局限性。检索通常与所投入的人力和时间有很大关系，检索全面性也是相对的，只能是在规定的时间和人员投入下尽量降低漏检率。

其次，防侵权检索终止后，起草FTO报告交付客户的这段时间内新公开的专利是会遗漏的，所以这个时间周期要越短越好，这也要求FTO检索要有一定的快速性。正是由于以上原因，FTO报告通常也会附上免责条款。

在我国，一方面随着我国企业“走出去”的步伐加快，参加海外展会、新产品海外上市等市场活动越来越频繁，有必要针对特定的海外市场进行FTO检索和分析；另一方面，随着国内专利跑马圈地的现象越来越突出，专利丛林开始显现，知识产权保护的力度也越来越大，即便新产品在国内上市也将面临着越来越大的专利侵权风险。

中国专利法修订草案（送审稿） 第六十八条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

此外，根据最新的专利法修改草案，也明确了故意侵权将加重侵权赔偿额，未来法院对于在国内所做的FTO检索报告是否赋予一定的法律效力，作为判断故意侵权的一种依据，也不是没有可能。因此，在当前“专利丛林”愈加茂密的环境下，FTO检索作为防范专利侵权风险的有效手段，必将成为企业找寻技术实施自由领地的有力工具。

（本文转自starblog，仅供学习）